EU-domstolens förändrade tolkning av begreppet ”verkligt bruk” skapar praktiska problem och medför risker

Betydelsen av kravet på att ett varumärke ska ha varit föremål för ”verkligt bruk” har på betydande sätt förändrats under de senaste åren. Innebörden har blivit mer vidsträckt till följd av att EU-domstolen gjort en mer liberal tolkning av rekvisitet. Detta medför praktiska problem och att risken för omedvetna varumärkesintrång ökar.

 

En registrering av ett gemenskapsvarumärke kan komma att hävas om innehavaren inte under fem år gjort ”verkligt bruk” av varumärket för de produkter som det registrerats för. Enkelt uttryckt innebär detta att ett registrerat gemenskapsvarumärke måste användas av innehavaren för att registreringen ska bibehållas.

 

Kravet på användning är emellertid inte absolut. Varumärket kan i viss mån modifieras och användas på ett annat sätt än så som det registrerats, så länge det inte förlorar sina särskiljande egenskaper. Den centrala frågan är i vilken omfattning den faktiska användningen får skilja sig för att kravet på verkligt bruk ska anses uppfyllt.

 

Det har under senare år skett en genomgripande förändring av hur EU-domstolen bedömer i vilken omfattning ett varumärke får ändras i dess faktiska användning utan att förlora sitt skydd.

I tidigare rättspraxis har domstolen framhållit att ett varumärke endast får skilja sig försumbart från dess registrerade form, för att det inte ska förlora sitt skydd. Domstolen har godkänt ändringar så länge de särskiljande beståndsdelarna i varumärket finns kvar. Det har varit tillåtet att göra tillägg och ändringar av beståndsdelar som i sig saknar särskiljningsförmåga. EU-domstolen har varit tämligen kategorisk och bedömningen har skett utifrån vad domstolen själva uppfattat vid en okulär granskning.

 

Ett första steg mot en förändring i hur bedömningen ska göras gick att ana i det så kallade Nestlé-avgörandet från 2005. Målet rörde visserligen inte frågan om kravet på verkligt bruk men domstolen gjorde en viktig poäng vad gäller ett varumärkes särskiljningsförmåga. Domstolen uttalade att bedömningen av ett varumärkes särskiljningsförmåga delvis ska ske utifrån den uppfattning som en normalt informerat samt skäligen uppmärksam och upplyst genomsnittskonsument kan tänkas ha.

 

I april 2013 bekräftades denna ståndpunkt det så kallade Collosseum Holding-avgörandet. Av avgörandet framgår att det saknar betydelse i vilken mån en innehavare ändrat sitt varumärke så länge det bibehåller sin förmåga att indikera det kommersiella ursprunget. Det avgörande kriteriet utgörs av om konsumenterna uppfattar det använda varumärket som ett märke i sig som indikerar den berörda varans ursprung.

 

Denna praxisförändring innebär att kravet på verkligt bruk liberaliserats. Det skapas emellertid praktiska problem eftersom det för innehavaren kan vara svårt att visa konsumenternas uppfattning om varumärket. Om innehavaren inte på något sätt kan visa konsumentens uppfattning tvingas domstolen göra en spekulativ bedömning vilket riskerar att minska förutsebarheten.

 

Samtidigt medför också förändringen att risker uppstår för andra aktörer. En konkurrent kan exempelvis inte genom sökningar i varumärkesdatabaser försäkra sig om att ett varumärke inte har ett registrerat skydd. Risken för att omedvetna intrång begås i registrerade gemenskapsvarumärken ökar därför eftersom registreringen och den faktiska användningen tillåts skilja sig markant.

 

Att tänka på som befintlig eller blivande varumärkesinnehavare:
 
Användning av ett gemenskapsvarumärke som skiljer sig från registreringen måste göras på ett sådant sätt att konsumenterna fortfarande med hjälp av varumärket har förmåga att särskilja dina produkter från andras.

 

Försök att skapa underlag som bekräftar konsumenternas uppfattning om ditt varumärke för att underlätta en eventuell framtida bedömning om varumärket varit föremål för verkligt bruk.

 

Vid användande av ett nytt varumärke måste omfattande undersökningar göras för att undvika intrång i annans rätt. Det är inte tillräckligt att göra jämförselser med registrerade gemenskapsvarumärken.  

 

Artikeln är skriven tillsammans med jur kand Filip Markhed